Aansprakelijkheid van online marktplaatsen voor merkinbreuken: het Hof van Justitie verduidelijkt (niet)

Je las wellicht al over de namaakgeneesmiddelen ter bestrijding van COVID-19. Dit toont nog maar eens aan dat namaakgoederen nog lang de wereld niet uit zijn. Als merkhouder is het behoorlijk lastig om tegen deze praktijken op te treden, zeker nu online marktplaatsen zoals Amazon en eBay de verkoop ervan erg eenvoudig maken. Kunnen merkhouders zich dan niet richten tegen de online marktplaats zelf? 

Wel, het recente Coty t. Amazon-arrest van het Hof van Justitie leert ons dat het niet gemakkelijk is om online marktplaatsen rechtstreeks aansprakelijk te stellen voor dergelijke merkinbreuken. Alles zal afhangen van de feiten en de rol die de online marktplaats precies speelt. 

Merkinbreuken online marktplaatsen

Coty t. Amazon: wat is er precies gebeurd?

Amazon, wereldwijd de grootste online marktplaats waarop derde verkopers hun waren kunnen aanbieden, geeft verkopers ook de mogelijkheid om het voorraadbeheer en de ganse fulfillment uit te besteden aan Amazon via het “Verzending door Amazon”-programma.  De voorraden van de verkoper worden dan opgeslagen in de logistieke centra van Amazon en van daaruit verzonden door externe dienstverleners.

In 2014 kocht een testkoper van de Duitse licentiehouder van het merk DAVIDOFF -Coty Germany- via Amazon.de een flesje parfum “Davidoff Hot Water EdT 60 ml” van een verkoopster die gebruik maakt van “Verzenden door Amazon”. Bij ontvangst van de bestelling bleek het, zoals vermoed, om namaak te gaan.  

Coty maande de verkoopster in kwestie aan om de verkoop van het namaakparfum onmiddellijk te staken en keerde zich ook tegen Amazon zelf. Volgens Coty is Amazon zelf schuldig aan namaak omdat het de nagemaakte voorraden beheert en verzendt en dus in bezit heeft. 

Zowel in eerste als in tweede aanleg kreeg Coty ongelijk, omdat volgens de rechters Amazon de namaakgoederen alleen voor rekening van de verkoopster opgeslagen had en het Davidoff-merk dus niet zelf gebruikt -lees nagemaakt- had. Coty stelde vervolgens cassatie in bij het Duitse Bundesgerichtshof, dat besliste om de vraag voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Het Bundesgerichtshof wilde meer bepaald weten of een onderneming die voor rekening van een derde verkoper waren opslaat die een inbreuk maken op het merkrecht, zonder zich van deze inbreuk bewust te zijn, dit merk zelf gebruikt (en daardoor medeplichtig zou zijn aan de namaak).

Voorlopig geen rechtstreekse aansprakelijkheid voor Amazon…

Uit de Gemeenschapsmerkverordening en de meer recente Uniemerkverordening volgt dat je als merkhouder maar kan optreden tegen een derde als die derde een teken gebruikt dat gelijk is of overeenstemt met jouw merk.

De term “gebruik” veronderstelt van de online marktplaats (en bij uitbreiding iedere derde) een actieve gedraging en directe of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat (zie Daimler en Mitsubishi). De online marktplaats moet het teken minstens gebruiken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie en dus niet alleen in die van de verkoper (zie Google France en Google). Meer specifiek betekent dit voor online marktplaatsen dat zij het litigieuze teken zélf niet gebruiken wanneer het teken in verkoopaanbiedingen op hun platform getoond worden (zie L’Oréal). Evenmin zal een online marktplaats het teken zelf “gebruiken”, wanneer het slechts zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van het teken en daarvoor vergoed wordt (zie Frisdranken Industrie Winters).

Het Hof geeft nu in de zaak Coty t. Amazon, volledig in lijn met bovenstaande, een invulling aan het meer specifieke gebruik dat bestaat in “het aanbieden van waren, het in de handel brengen ervan, het daartoe in voorraad hebben of het verrichten van diensten onder dit teken”. Uit deze bewoording leidt het Hof af dat het opslaan van waren – zoals Amazon doet – slechts als “gebruik” gekwalificeerd kan worden als de online marktplaats zelf het voornemen heeft om de waren aan te bieden of in de handel te brengen. Aangezien Amazon, gebaseerd op de feiten, zelf niet het voornemen had om de parfumflesjes te koop aan te bieden of in de handel te brengen, maakt Amazon dus geen gebruik van het Davidoff-teken en kan Coty Amazon niet rechtstreeks aansprakelijk stellen voor een merkinbreuk.

Is dit nu een grote overwinning voor alle online marktplaatsen en andere tussenpersonen? Niet echt. De uitspraak beperkt zich namelijk tot het feitenrelaas zoals vervat in de verwijzingsbeslissing. De beslissing van het Hof was dus mogelijks anders geweest indien uit de feiten bleek dat Amazon actiever betrokken was bij het in de handel brengen van de waren. Te denken valt aan het inpakken van de waren, het aanprijzen van de waren in de resultaten op haar zoekpagina, het beheer van retourzendingen, enz. De Advocaat-Generaal lijkt alvast de mening toegedaan dat een online marktplaats in dat geval wel zélf het voornemen heeft om de litigieuze waren aan te bieden of in de handel te brengen en dus rechtstreeks aansprakelijk is.

… maar indirecte aansprakelijkheid blijft mogelijk

Als merkhouder kom je gelukkig niet helemaal zonder munitie te zitten, want naast de merkenverordeningen blijft ook andere wetgeving van belang. Met name de E-Commerce Richtlijn en de Handhavingsrichtlijn maken het mogelijk om een tussenpersoon aansprakelijk te stellen wanneer die een andere marktdeelnemer in staat stelt om een merk op onrechtmatige wijze te gebruiken.

Als aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij kan een online marktplaats zich in bepaalde gevallen beroepen op de vrijstelling van aansprakelijkheid uit artikel 14, lid 1 van de E-Commerce Richtlijn. Wel is vereist dat de online marktplaats een louter passieve rol speelt en enkel zorgt voor het technische proces en de toegang tot het platform. Bovendien zal de uitzondering maar gelden als de online marktplaats (1) geen daadwerkelijke kennis heeft van de inbreuk én geen kennis heeft van feiten en omstandigheden waaruit de inbreuk duidelijk blijkt, of (2) prompt handelt om de litigieuze waren te verwijderen zodra ze wel kennis of besef krijgt van de inbreuk. Om te beoordelen of een online marktplaats kennis heeft of moet hebben, moet je je de vraag stellen of een zorgvuldige marktdeelnemer de inbreuk had moeten vaststellen of niet (zie L’Oréal). Als de online marktplaats dus wel kennis heeft of moet hebben, of de litigieuze waren niet prompt verwijdert nadat je hem hierover inlicht, dan kan je hem indirect aansprakelijk stellen voor de inbreuk. Dat doe je dan op grond van de toepasselijke wetgeving in de betrokken lidstaat. 

Speelt de online marktplaats daarentegen een actieve rol in het verkoopproces zodat hij kennis kan nemen van of controle kan uitoefenen op de door hem opgeslagen inhoud, dan kan hij geen aanspraak maken op de vrijstelling van aansprakelijkheid (zie L’Oréal). Als dus blijkt dat Amazon met het “Verzending door Amazon”-programma een actieve rol speelt bij het in handel brengen van de waren, dan zou Amazon geen beroep kunnen doen op de vrijstelling en kan ze wel rechtstreeks aansprakelijk gesteld worden.

Tot slot kan je als merkhouder op grond van artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn verzoeken om een bevelschrift tegen tussenpersonen wier diensten door een derde gebruikt worden om inbreuk te plegen op je intellectuele eigendomsrechten. 

To be continued

Het Hof heeft zich voorlopig uitgesproken in het voordeel van online marktplaatsen, maar de draagwijdte van de uitspraak blijft beperkt. Het staat enkel vast dat je online marktplaatsen die louter waren stockeren voor rekening van een derde, zonder kennis van de inbreuk, niet rechtstreeks aansprakelijk kunt stellen. Ongetwijfeld volgen er in de toekomst nog uitspraken die de rechtstreekse aansprakelijkheid van meer actieve online marktplaatsen zullen behandelen. 

Vragen over namaak, merkenrecht of intellectuele eigendom?

Contacteer vrijblijvend Bart Van den Brande (bart@siriuslegal.be) of Valeska De Pauw (valeska@siriuslegal.be).