Nespresso capsules voor iedereen? Waarom technisch noodzakelijke vormen niet standhouden als merk

Octrooi op een koffiecapsule

Octrooien beschermen de technische aspecten van een vernieuwend product. Wie na veel research en development een technische vernieuwing kan aantonen, die nog niet eerder bestond, kan die nieuwe technologie via een octrooi laten beschermen. Octrooibescherming voorkomt dat anderen met jouw idee aan de haal gaan en winst kunnen maken op de rug van jouw R&D investeringen. Dat zorgt voor een goede bescherming van vernieuwende bedrijven en stimuleert ook investeringen in R&D.

Zo kon Nestlé (specifieke onderdelen van) haar capsules, die individuele porties koffiepoeder vers houden tot ze geperforeerd worden en er stoom onder hoge druk doorgejaagd wordt, op basis van het octrooirecht beschermen en voorkomen dat anderen dezelfde of gelijkaardige capsules gaan maken.

Alleen heeft een octrooi toch wel wat nadelen. In de eerste plaats is een octrooiaanvraag een vrij complexe en technische aangelegenheid, waar je als ondernemer gespecialiseerde hulp bij nodig hebt om een sterk dossier samen te kunnen stellen. Dat maakt van een octrooiaanvraag op zich een investering. Daarnaast zijn octrooien beperkt in de tijd. De bedoeling van de overheid is immers precies om een bedrijf lang genoeg bescherming (in se maximaal 20 jaar) te bieden om zijn investeringen terug te verdienen, maar om daarna kennis wel publiek te maken, zodat andere bedrijven weer kunnen voortbouwen op eerdere uitvindingen.

Het is precies die beperking in de tijd waar Nestlé nu tegenaan loopt. Alle octrooien die Nestlé had voor verschillende aspecten van de machines en capsules zijn inmiddels vervallen. Nestlé heeft het technisch ontwerp van de capsules wel wat aangepast doorheen de tijd om dan telkens een nieuw octrooi te kunnen aanvragen voor die aanpassingen, maar die strategie blijkt nu een eindig verhaal te zijn.

En als je octrooien aflopen…?

Maar wat doe je dan als bedrijf als je octrooien aflopen en er geen technische vernieuwingen meer denkbaar zijn waarvoor je opnieuw een octrooi zou kunnen aanvragen?
Wel, ofwel leg je je bij de pakken neer en aanvaard je dat iedereen vanaf nu je koffiecapsules kan gaan (na-)maken, ofwel ga je op zoek naar alternatieve manieren om je capsules te beschermen.

Potentieel zou een bedrijf daarvoor kunnen kijken naar het auteursrecht, het tekeningen- en modellenrecht of het merkenrecht. Elk van die intellectuele eigendomsrechten kan op zijn eigen manier een steentje bijdragen in de bescherming van de naam, de vormgeving, het logo, de kleurencombinaties of andere uiterlijke aspecten van een product.

3D Vormmerken (niet) als oplossing?

Nestlé zocht die oplossing voor haar Nespressocapsules in het merkenrecht, meer bepaald via een (3D) vormmerk. 3D vormmerken bieden merkenrechtelijke bescherming voor de uiterlijke verschijningsvorm van een driedimensionaal object. Deze bescherming wordt toegekend voor een periode van 10 jaar, maar kan in principe onbeperkt verlengd worden zolang het merk in gebruik blijft. De drempel die vormmerken moeten overwinnen om te kunnen genieten van de bescherming als merk, is de vereiste van onderscheidend vermogen. In de regel zal een vorm significant moeten afwijken van hetgeen gangbaar is om onderscheidend vermogen te hebben.

De gelijkenis tussen de bescherming van een vorm als merk en als model is dat beide beschermingsmethodes niet mogelijk zijn wanneer de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Het modellenrecht beschermt, in tegenstelling tot het merkenrecht, wel vormen die een wezenlijke waarde geven aan een product. Opdat iets in aanmerking komt voor bescherming als model moet het echter nieuw zijn en een eigen karakter vertonen. Omdat Nespresso capsules intussen al geruime tijd op de markt zijn, hebben ze hun nieuwheid al lang verloren. Nestlé koos dus voor de bescherming als 3D vormmerk omdat dit de enige vorm van bescherming was die nog overbleef.

De 3D vormmerken voor de Nespressocapsules werden in verschillende landen geregistreerd door Nestlé in een poging om andere bedrijven te verhinderen om haar capsules ook zelf te gaan maken.

In 2000 al registreerde Nestlé bijvoorbeeld een Zwitsers vormmerk voor haar Nespresso koffiecapsules. Ze deed datzelfde voor enkele andere niet-Europese landen. Het bedrijf probeerde vervolgens hetzelfde te doen in de EU, maar ondanks de succesvolle registratie in enkele niet-Europese landen, slaagde Nestlé er niet in om bescherming als EU-merk te verkrijgen. Het Europees merkenbureau EUIPO weigerde in april 2002 een EU-merk toe te kennen voor de koffiecapsules omdat hun vorm niet voldoende “onderscheidend vermogen” had (lees: te veel lijkt op de vele andere koffiecapsules die op de markt zijn).

Nu ook Zwitsers merk vernietigd

Zeer recent kreeg de 3D vormmerkenstrategie van Nestlé de doodsteek. Op 7 september 2021 werd ook het Zwitserse vormmerk voor de Nespresso capsules nietig verklaard door het Zwitserse Bundesgerichtshof. Die uitspraak komt niet bepaald als een donderslag bij heldere hemel. Op 8 december 2017 had het Duitse Bundespatentgericht immers al een gelijkaardige beslissing genomen.

Nestlé beweerde in deze zaak dat Ethical Coffee Company (ECC) inbreuk had gemaakt op haar merkenrechten. ECC had namelijk biologisch afbreekbare koffiecapsules op de markt gebracht die compatibel zijn met de koffiemachines van Nespresso. Ethical Coffee vorderde langs haar kant dan weer de nietigverklaring van het Zwitserse vormmerk van Nespresso omdat het geregistreerde merk een technisch noodzakelijke vorm was.

Het Bundesgerichtshof bevestigt nu, kort samengevat, dat de vorm van de Nespressocapsules eigenlijk in (te) grote mate ingegeven is door de technische vereisten waaraan een capsule moet voldoen. Dat is zo, zegt het Zwitserse hof omdat concurrenten van Nespresso geen enkele (redelijk denkbare) alternatieve vorm kunnen gebruiken om capsules te maken die ook kunnen werken met Nespressomachines (zonder uitzonderlijke kosten). Dat zorgt ervoor dat de vorm van de capsules geen creatieve designkeuze is, maar een technische noodwendigheid en dan kan Nestlé geen merkbescherming claimen op haar capsules. Het Zwitserse Bundesgerichtshof verwijst daarbij overigens naar gelijkaardige redeneringen van het Europees Hof van Justitie (Zwitserland zit niet in de EU, nvdr) in zaken betreffende de vorm van Legoblokjes (C-48/09) en Philips scheerapparaten (C-299/99).

Wat moet jij als ondernemer hieruit onthouden?

De hele koffiecapsulesoorlog tussen Nestlé en haar concurrenten leert ons vooral dat intellectuele eigendomsrechten een krachtig wapen zijn voor ondernemingen om hun concurrentiepositie te verstevigen. Het is geen toeval dat Nestlé probeert om haar capsules merkenrechtelijk te beschermen. Wie houder is van het merkenrecht op de Nespressocapsule, kan anderen immers verbieden om gelijke of gelijkaardige capsules op de markt te brengen en dat zorgt er dan weer voor dat consumenten verplicht zijn om de eigen (dure) capsules te blijven kopen.

Alleen kan je als bedrijf niet eender wat merkenrechtelijk laten beschermen. Niet alleen 3D vormmerken worden vaak geweigerd. De dagelijkse praktijk leert dat (met name het Benelux) merkenbureau(s) steeds strenger worden en dat steeds vaker merkaanvragen geweigerd worden omdat ze te beschrijvend, te weinig onderscheidend of dus bijvoorbeeld ook te technisch noodwendig zijn. Dat zorgt er vooral voor dat merkaanvragen meer nog dan vroeger specialistenwerk zijn en dat je je merkaanvraag best goed voorbereidt als je wil voorkomen dat ze geweigerd wordt.

Dat neemt niet weg overigens dat een merkdepot altijd een goede en slimme investering blijft en dat je als bedrijf eigenlijk best zo snel mogelijk en zo vaak mogelijk je (potentiële) merken kan laten beschermen.

We hameren overigens bij al onze cliënten, en specifiek bij start-ups op het grote belang van hun IP. Intellectuele eigendom is voor een bedrijf immers een kapitaal en een belegging voor de toekomst en bedrijven doen er goed aan om te zorgen voor maximale bescherming van hun intellectuele eigendom.

Een, grondig onderzoek naar de manier waarop merkenrecht, auteursrecht, softwarebescherming, databescherming, tekeningen en modellen, octrooien of knowhowbescherming ingezet kunnen worden om de kennis en creatie van een bedrijf maximaal te beschermen verdient de nodige aandacht en investering.