De EU zet sinds enkele jaren in op de transitie naar een circulaire economie waarin producten zo veel mogelijk hersteld, hergebruikt en gerecycled worden. Ook upcycling is een praktijk die nu vaker voorkomt, dit is het toevoegen van elementen aan een bestaand product om tot een nieuw product te komen. Upcyclers maken gretig gebruik van merkproducten, maar kan dat zomaar? Onze medewerkster Ellen Permentier onderzocht voor haar scriptie waar het evenwicht ligt tussen upcyclers die merkproducten wijzigen en merkhouders.
De uitputtingsregel in het merkenrecht
Ellen onderzocht meer specifiek de uitputtingsregel in het merkenrecht. Volgens deze regel kan een merkhouder de verdere verhandeling van het merkproduct niet tegengaan indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Dit lijkt dus in het voordeel van de upcycler te spelen die de gewijzigde merkproducten verder kan verhandelen.
Maar het zijn net de uitzonderingen op de uitputtingsregel die een adder onder het gras zijn. Zo kan de merkhouder de verdere verhandeling van een merkproduct toch verhinderen als het product onder andere gewijzigd werd. Welnu, de definitie van upcycling vermeldt letterlijk dat een product gewijzigd wordt om tot een nieuw product te komen. Dus via de uitzonderingen zou een merkhouder elke vorm van upcycling kunnen tegengaan. Dergelijke redenering komt de transitie naar een circulaire economie niet ten goede.
Verschillende rechtszaken rond upcycling in de VS
In haar publicatie staat Ellen ook stil bij de problematiek rond upcycling en merkenrecht in de Verenigde Staten. Verschillende merkhouders, onder andere Rolex, Nike en Chanel, begonnen in de VS reeds rechtszaken tegen upcyclers. De uitkomst in deze rechtszaken hangt steeds af van concrete feiten en waarbij net zoals in de EU-rechtspraak open termen gebruikt worden die voor interpretatie vatbaar zijn. De rechtspraak vermeldt niet letterlijk “upcycling” maar gaat uit van een “wijziging” van het merkproduct.
Het Hof van Justitie heeft in een recente SodaStream-zaak rekening gehouden met de “recyclinglogica” in de sector van hervulbare flessen. Echter, de advocaat-generaal heeft in die zaak duidelijk gesteld dat het “hergebruiken” van flessen onderscheiden moet worden van “upcycling” omdat het niet duidelijk is of de consument vertrouwd is met upcycling. Om die reden zou een onderzoek van de Commissie nuttig zijn naar de vertrouwdheid van de consument met upcycling in bepaalde sectoren, zoals textiel en navulling van verpakkingen.
Wat moet de toekomst brengen?
Er is duidelijk nood aan meer uitleg en definities van “upcycling” binnen het EU-merkenrecht. Dit kan op verschillende manieren uitgewerkt worden. De Commissie zou een leidraad kunnen publiceren met richtlijnen in welke mate upcycling van een merk mogelijk is. Bijvoorbeeld door de upcycler te verplichten een disclaimer aan het product toe te voegen.
Daarnaast zou de merkenwetgeving en in het bijzonder de uitputtingsregel zelf gemoderniseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door de upcycler een rechtsgrond binnen het merkenrecht te geven waardoor hij merken in bepaalde mate kan upcyclen zonder een merkinbreuk te maken. In afwachting van deze gewenste oplossingen, kunnen merkhouders en upcyclers licenties sluiten waarin de merkhouder overschotten of reststoffen aan de upcycler levert onder bepaalde voorwaarden.
Wil je graag alles weten over upcycling vs merkenrecht?
De scriptie van Ellen werd recent gepubliceerd op de website van Jura, helaas wel enkel te raadplegen voor abonnees. Graag zelf eens met Ellen spreken? Dat kan, stuur haar een mailtje op ellen@siriuslegal.be