Merkdepots worden in de toekomst minder evident: het Pet’s Budget arrest

Je merknaam beschermen is een verstandige en zelfs noodzakelijke stap bij het opstarten van een nieuwe zaak en het lanceren van een dienst of product, dat kunnen wij als advocaat niet vaak genoeg benadrukken. De recente discussie rond de naam “Vooruit” tussen Sp.a en kunstencentrum de Vooruit is een mooi alledaags voorbeeld.  

Een merkdepot vereist echter ook de nodige aandacht en zorgvuldigheid, zoals blijkt uit een recent arrest van het Benelux Gerechtshof van 15 juni 2020.  Je merknaam mag immers niet “te beschrijvend” zijn.  Je merknaam moet met andere woorden voldoende origineel zijn en mag niet te expliciet verwijzen naar de goederen of diensten die je wil aanbieden.  We leggen hieronder aan de hand van dit recente arrest nog even uit waar je op moet letten.

 

Pet’s Budget voor huisdieren producten is té beschrijvend 

Het Benelux-Gerechtshof (BHJ) is de rechtbank die binnen de Benelux toeziet op de eenvormige interpretatie en toepassing van het merkenrecht en die sinds enige tijd ook alle geschillen over merkinschrijvingen voor Benelux-merken als beroepsinstantie behandelt.  Merkinschrijvingen zijn territoriaal, in principe per land, maar binnen de Benelux geldt één depot voor de drie landen en ook op Europees niveau bestaat een eengemaakt depot voor wie meteen in de ganse EU bescherming wil.

Dat BHJ heeft begin deze zomer uitspraak gedaan in een geschil over de merkaanvraag “Pets Budget” door het bedrijf Aniserco.  Aniserco verkoopt toebehoren voor huisdieren zoals verzorgingsproducten, halsbanden, speelgoed, kooien en kleding voor dieren. Aniserco had daarvoor een merkaanvraag ingediend voor de klassen 3, 5, 18, 20, 21 en 31. 

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft die aanvraag afgewezen voor de naam Pet”s Budget omdat ‘budget’ in het Engels verwijst naar goedkoop of voordelig, waardoor de naam een te letterlijke beschrijving is voor goedkope en voordelige producten voor huisdieren.

 

“Te beschrijvend”?

Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie  is een merk beschrijvend als het “in ten minste een van zijn mogelijke betekenissen verwijst naar een kenmerk van de betrokken waren of diensten“. 

Het BHJ bevestigt die definitie, wat betekent dat de naam Pet’s Budget té expliciet verwijst naar budget toebehoren voor huisdieren, waardoor de naam niet als merk kan ingeschreven worden.

 

Wat betekent dit concreet?

Het oordeel van het BHJ bevestigt een trend die al een tijdje aan de gang is en die inschrijvingen van merken alsmaar moeilijker maakt.  Het Europees merkenbureau EUIPO had eerder ook al gezegd dat “een teken moet als beschrijvend worden geweigerd als het een betekenis heeft die door het relevante publiek onmiddellijk wordt opgevat als informatie over de aangevraagde waren en diensten. Dit is het geval wanneer het bord informatie geeft over onder meer de hoeveelheid, kwaliteit, kenmerken, doel, soort en / of omvang van de waren en diensten.”

Het BBIE zelf was de afgelopen jaren sowieso al erg streng en heel wat merkaanvragen werden geweigerd omdat ze te beschrijvend waren.  Dat zal er niet op verbeteren nu het BBIE bevestigd wordt in zijn strenge houding door dit arrest.  Het wordt hierdoor ongetwijfeld nog moeilijker om Benelux-merken te registreren die als beschrijvend kunnen worden beschouwd. 

 

Schakel tijdig hulp in

Een merkaanvraag kan je als ondernemer in principe zelf doen.  Op de website van het BBIE of van het EUIPO zijn immers eenvoudige invulformulieren beschikbaar en ook de registratiekost (ongeveer 250 euro voor een Benelux merk en ongeveer 1.000 euro voor een EU merk) kan eenvoudig per overschrijving betaald worden.

Bovenstaande mag echter duidelijk maken dat een merkaanvraag de nodige aandacht en voorbereiding vergt.  Er zijn immers heel wat aandachtspunten die je in overweging moet nemen en in vele gevallen is het aangewezen om een professional in te schakelen om samen een goede merkstrategie op te zetten, rekening houdende onder meer met de volgende punten:

• Is je naam origineel genoeg en voldoende afwijkend van andere merk- en handelsnamen?
• Is je naam onderscheidend genoeg om niet als te beschrijvend beschouwd te worden?
• Wil je je naam zelf beschermen,  of eerder je logo of misschien een combinatie van beide?
• Welke goederen ga je verkopen of welke diensten ga je leveren, binnen welke klasse passen die het best en hoe omschrijf je je eigen activiteiten binnen een bepaalde klasse best?
• Op welk grondgebied ga je actief zijn, vandaag, maar ook in de toekomst?
• Hoe zorg je ervoor voor, tijdens en na je merkaanvraag dat derden je rechten respecteren (dmv een goede domeinnaamstrategie, contractuele beschermingen, goede merkbewaking, …)?
• Hoe optimaliseer je fiscaal gezien je merkenportefeuille en bij uitbreiding je ganse intellectuele eigendom? 

 

Neem gerust contact op…

De advocaten van Sirius Legal hebben 20 jaar ervaring in intellectuele eigendom.  Als je vragen hebt over merkenrecht, auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, kan je zelf een meeting inboeken met Bart Van den Brande.

Of bel of mail gerust voor een eerste vrijblijvende kennismaking op 0486 901 931 of bart@siriuslegal.be of neem een kijkje op de merkdepot pagina op onze website.